미국 공동개발계약, 함께 만든 기술을 우리 회사가 쓸 수 있을까?

[미국 기업과 개발비를 나누어 부담했다면, 완성된 기술도 각자 자유롭게 사용할 수 있을까요?]

공동개발 논의에서 개발비와 일정에 합의한 뒤 기술은 공동 소유로 한다는 문장만 넣는 경우가 있습니다. 그러나 소유 지분과 실제 제품에 사용할 권리, 제3자에게 허락할 권리는 같은 문제가 아닙니다.

미국 기업과의 계약에서는 개발 대상과 권리의 종류, 연구비 조건, 적용법을 함께 확인해야 합니다. 공동개발이라는 이름만으로 한국과 미국에서 동일한 권리 관계가 생긴다고 전제하기 어렵습니다.

계약서에는 누가 소유하는지뿐 아니라 누가 어떤 사업에 사용할 수 있는지를 구체화해야 합니다.

🕒 바쁜 분들을 위한 3줄 요약

1. 대상 구분: 기존 기술과 새 성과, 개량기술 및 데이터를 나누어 정의합니다.

2. 사용권 확보: 제품과 지역, 독점성 및 재허락 범위를 실제 사업에 맞춥니다.

3. 종료 대비: 개발 중단 후 기술 사용과 자료 반환, 출원 유지 조건을 정합니다.

1. 기존 기술과 새로 생기는 성과를 먼저 나누세요

개발 전부터 보유한 특허와 소프트웨어, 설계도 및 노하우를 목록으로 확인합니다. 프로젝트에 제공한다는 사실과 권리를 양도한다는 합의는 구분해야 합니다.

공동개발 중 만들어지는 발명, 소스코드, 시제품과 시험데이터도 각각 정의합니다. 기존 제품의 개선인지, 새 모듈인지, 고객 데이터에서 얻은 결과인지에 따라 권리 배분과 필요한 동의가 달라질 수 있습니다.

기존 기술의 범위를 너무 넓게 쓰면 핵심 성과가 기존 기술로 분류될 수 있고, 너무 좁게 쓰면 프로젝트와 무관한 자산까지 제공 의무가 생길 수 있습니다. 별첨 목록과 변경 절차를 함께 마련하는 것이 좋습니다.

2. 공동 소유라고 자유롭게 사업화할 수 있는 것은 아닙니다

특허권과 저작권, 영업비밀은 보호 방식과 이전 요건이 다릅니다. 공동 소유라는 문장을 모든 결과물에 일률적으로 적용하기보다 성과 유형별 권리와 운영 기준을 정해야 합니다.

계약상 사용 허락이 있어도 성과를 구현하는 데 상대방의 기존 기술이나 제3자 소프트웨어가 필요하다면 실제 사업화가 막힐 수 있습니다. 완성품 판매에 필요한 권리를 한 묶음으로 점검합니다.

특허청이 2024년 발간한 한미 국제공동연구 계약서 작성 안내서도 연구 성과 배분과 지식재산, 비밀유지 등 계약 검토 항목을 제시합니다. 이를 개별 거래에 맞게 조정해야 하며 한국법의 공동 소유 기준을 미국 권리에 그대로 적용해서는 안 됩니다.

특허청 2024. 9. 25. 한미 국제공동연구 계약서 작성 안내서 발간

3. 실시권은 제품과 시장 범위까지 확인해야 합니다

기술을 사용할 수 있다는 합의만으로 모든 제품과 국가에 판매하거나 계열사에 제공할 수 있다고 보기는 어렵습니다. 허용 제품과 사용 분야, 지역 및 기간을 사업계획과 대조합니다.

독점권의 의미도 확인해야 합니다. 상대방 자신의 사용까지 제한하는지, 특정 시장에서만 독점인지, 최소 매출이나 개발 일정 미달 시 비독점으로 바뀌는지에 따라 가치가 달라집니다.

외주 제조, 계열사 활용과 고객에게 필요한 사용 허락을 재허락 범위에 반영합니다. 권리 양도나 회사 인수 시 상대방 동의가 필요한지도 투자 및 매각 계획과 함께 살펴야 합니다.

4. 출원과 공개는 비용뿐 아니라 통제권 문제입니다

어느 국가에 누가 출원하고 비용을 부담할지 정합니다. 출원을 포기하거나 유지료를 내지 않을 때 사전 통지와 상대방의 인수 기회를 둘지도 검토합니다.

학술 발표나 보도자료, 제품 시연으로 기술이 공개되면 특허 확보나 비밀 관리에 영향을 줄 수 있습니다. 공개 전 검토 기간과 이의 제기, 출원에 필요한 공개 유예를 계약에 담는 것이 좋습니다.

권리 침해를 발견했을 때 누가 대응하고 비용과 회수금을 어떻게 나눌지 정하지 않으면 공동 소유 관계가 분쟁으로 이어질 수 있습니다. 협의가 결렬됐을 때의 의사결정 방식도 필요합니다.

5. 개발이 중단돼도 필요한 사용권이 남는지 보세요

기술적 실패와 비용 초과, 일정 지연, 당사자의 계약 위반은 서로 다른 종료 사유입니다. 종료 시점에 완성된 성과와 미완성 결과물, 이미 지급한 비용의 처리를 구분합니다.

계약이 끝나면 상대방의 기존 기술 사용권도 즉시 끝나는 구조인지 확인합니다. 이미 납품한 제품의 유지보수와 고객 지원, 판매 재고 처리에 필요한 범위가 남는지 검토해야 합니다.

비밀유지 의무와 자료 반환 또는 삭제, 법령상 보존 의무가 충돌하지 않도록 예외를 정합니다. 분쟁 해결에 필요한 기록이나 백업 데이터의 처리도 무조건적인 전량 삭제 약정과 구분하는 것이 좋습니다.

6. 계약 전에는 기술과 권리의 연결표를 준비하세요

기존 기술 목록, 개발 범위와 담당자, 결과물과 권리 유형, 필요한 제3자 라이선스를 연결한 표를 준비합니다. 개발 담당자와 법무 담당자가 같은 결과물을 같은 의미로 이해하는지 확인하는 과정이 중요합니다.

준거법과 분쟁해결지, 실제 권리를 등록하거나 행사할 국가도 확인합니다. 미국의 대학이나 정부 재원이 관여한다면 연구비 조건과 기관의 정책에 따른 제약을 추가로 검토해야 합니다.

7. 자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. 개발비를 절반 냈으면 권리도 절반인가요?

비용 부담 비율만으로 모든 권리의 지분과 사용 범위가 정해지지는 않습니다.

계약 내용과 실제 발명 및 창작, 적용 법률과 연구비 조건을 함께 검토합니다.

Q2. 공동 소유면 계열사에도 바로 제공할 수 있나요?

계열사 활용과 제3자 사용 허락은 별도의 제한이 있을 수 있습니다.

허용된 주체와 사용 목적, 재허락 및 양도 조항을 대조해야 합니다.

Q3. 계약 종료 후 기존 고객 지원은 계속해도 되나요?

유지보수에 필요한 권리가 종료 후에도 남는지 확인해야 합니다.

이미 판매된 제품과 신규 판매를 구분하고 존속 범위 및 조건을 구체화하는 것이 좋습니다.

계약과 실제 운영을 함께 검토해야 합니다

미국 공동개발계약에서는 기술의 귀속, 실제 사용 범위와 계약 종료 후 권리가 연결돼야 합니다. 공동 소유라는 표현에 그치지 않고 제품 출시와 후속 개발까지 가능한지 확인해야 합니다.

[디센트 법률사무소 – 미국 공동개발계약과 기술 사업화 자문]

해외 공동개발계약의 기술 범위와 권리 배분, 실시권 및 종료 조건을 검토하고 필요한 현지 법률 협업과 협상을 지원합니다.

🔸 공동개발 범위와 기존 기술 및 성과 정의 검토

🔸 지식재산 귀속과 실시권 및 재허락 조건 협상

🔸 개발 중단과 계약 종료 후 사업화 조건 정비

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계약 초안, 개발 범위, 기존 기술 목록과 사업화 계획을 준비해 주세요. 비밀자료는 전달 범위를 먼저 협의하는 것이 좋습니다.

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